——(2022)最高法知民終2951호

최근, 최고인민법원 지식재산권법정은 화학 분야의 발명 전리권 귀속 분쟁 사건을 판결하였으며, 계약에 명확한 제한이 있는 경우, 기술 양수인이 기술 제공자의 허락 없이 제공자가 제공한 기술 방안을 무단으로 이용해 전리 출원을 한 경우, 제공자의 기술 방안을 바탕으로 일부 개선이 이루어졌더라도, 계약 약정 및 제공자의 의사를 위반했기 때문에 양수인은 당연히 그 개선으로 인해 전리권을 향유하여야 한다고 할 수 없다고 인정하였다.

상하이 모 공기계 제조 유한회사(이하 ‘상하이모회사’)는 안휘 모 유한회사(이하 ‘안휘모회사’) 명의의 “일종의 락타이드의 정화 시스템 및 정화 방법” 발명 전리(이하 ‘이 사건 전리’)의 대부분 기술 특징이 상하이모회사 및 그 관련 회사가 제공한 기술에서 나온 것이라고 주장하여 이 사건의 전리권이 상하이모회사에 귀속되어야 한다고 청구하였다.

1심 법원은 심리를 거쳐 다음과 같이 밝혔다. 2018년 7월, 상하이모회사의 관련 회사인 모화학회사와 안휘모회사의 관련 회사인 모국제무역회사가 "폴리락타이드 장치 공급을 위한 기초 공정 설계, 기술 서비스 및 전용 장비"라는 제목의 계약(이하 ‘A 계약’)을 체결하였고, 이 계약에 따라 모화학회사가 모국제무역회사에 폴리락타이드 장치의 기초 공정 설계 공정 패키지, 기술 서비스 및 공정 장비를 제공하기로 하였다. 2018년 9월, 상하이모회사는 안휘모회사와 "락타이드 정제 장치 프로젝트"에 대한 계약을 체결하였으며, 계약에 따라 상하이모회사는 안휘모회사에 락타이드 정제 장치 프로젝트에 필요한 관련 제품과 설계 공정을 제공하고 기술 서비스를 제공하기로 약정하였다. 모화학회사는 ‘성명서’를 발급하여, A 계약에 따라 모화학회사가 모국제무역회사에 제공한 기술에 대한 중국 대륙에서의 전리 출원권 및 전리 귀속 권리가 상하이모회사에 귀속된다고 명시하였다. 안휘모회사는 2019년에 이 사건 전리 출원을 하여 2020년에 권리를 획득하였다.

1심 법원은 전리 출원 및 승인 심사 기록을 통해, 상하이모회사와 안휘모회사가 모두 이 사건 전리 기술 방안의 실질적인 특징에 대해 진보성 측면의 기여를 하였으며, 기여의 크기를 구분하기 어렵기 때문에 양측은 이 사건 전리권을 공동으로 소유하는 것으로 추정하여, 상하이모회사를 이 사건 전리의 공동 권리자로 확인하는 판결을 내렸다. 상하이모회사와 안휘모회사는 1심 판결에 불복하여 각각 상소를 제기하였다.

최고 인민 법원 2심에서 A 계약 제6장 권리 제한 부분에 따르면, 모화학회사의 사전 동의를 얻지 않은 경우, 모국제무역회사는 본 계약 내에서 얻은 어떤 정보 및 문서도 제3자에게 공개할 수 없다고 규정하고 있음을 확인하였다. 2019년 2월, 모국제무역회사, 안휘모회사와 모화학회사는 양도 계약을 체결하였고, A 계약을 안휘모회사에 양도하기로 하며, 안휘모회사는 모국제무역회사의 A 계약 하에서의 권리와 의무를 승계하기로 약정하였다. 기술 비교 결과, 이 사건 전리의 청구항 1의 대부분 기술 특징이 상하이모회사 및 그 관련 회사가 안휘모회사에 제공한 기술 방안에서 나온 것으며, 이 사건 전리 출원은 첫 번째 심사 후, 인용문헌에 대한 진보성을 나타내기 위해 안휘모회사가 원 청구항 1을 일부 수정하였고, 추가된 기술적 특징은 이 사건 전리의 "특출한 실질적 특징"에 대한 기술 기여로 볼 수 있으며, 이러한 기술 기여는 상하이모회사 및 그 관련 회사가 안휘모회사에 제공한 기술 방안에서 모두 반영되어 있다.

최고인민법원은 전리법에서 말하는 발명가는 발명 창조의 실질적 특징에 대해 창의적인 기여를 한 사람을 의미한다고 인정하였다. 안휘모회사는 상하이모회사 및 그 관련 회사가 계약을 통해 제공한 전체 기술 방안을 기반으로 일부 기술 특징을 개선한 후 형성된 기술 방안을 국가지식재산권국에서 실체 심사를 거쳐 전리권을 획득하였다. 양측은 모두 이 사건 전리 기술 방안에 기여하였다. 그러나 증거에 따르면, 상하이모회사 및 그 관련 회사는 이 사건 전리가 기존 기술에 대비한 특출한 실질적 특징에 대해 주요 기여를 하였으며, 안휘모회사의 기술적 기여는 상대적으로 작은 비중을 차지하였다. 계약에 명확한 제한이 있는 상황에서, 안휘모회사가 허가 없이 상하이모회사 및 그 관련 회사가 제공한 기술 방안을 무단으로 이용해 전리 출원을 하였는바, 해당 기술 방안 기반으로 일부 개선을 하였더라도, 계약 약정 및 상하이모회사의 의사를 위배하므로 안휘모회사는 당연히 그 개선으로 인해 이 사건 전리권을 향유해야 한다고 할 수 없다. 상하이모회사 입장에서는 이 사건 전리 기술 방안이 공개된 이후, 이미 자사의 지적 재산권 보호 방식에 대한 선택권을 상실하였고, 다시 안휘모회사와 이 사건 전리권을 공유할 경우, 권리 행사가 공동 전리권자의 견제를 받게 된다. 권리의 공동 소유를 인정하는 것은 상하이모회사가 마땅히 향유해야 할 합법적 권익을 충분히 보호할 수 없으며, 기술 성과의 원활한 전환 및 이용에도 불리하다. 안휘모회사는 신의성실의 원칙을 위반하였고, 명백한 과실을 지닌 바, 이 사건 전리 전체 기술 방안에서의 기술 기여가 작기 때문에, 최고인민법원은 2심에서 상하이모회사를 이 사건 전리 권리자로 판결하였다.

본 사건 2심 판결 결과는 명백한 과실이 있는 주체가 타인의 기술 방안을 전리 출원을 통해 자신의 것으로 주장하는 것을 방지하는 데 유리하며, 기술 거래에서 기술 제공자의 합법적 권익을 효과적으로 보호하고, 기술 계약 이행 과정에서 타인이 제공한 비공개 기술 방안의 개선으로 인해 발생하는 전리권 귀속 분쟁의 판결에 일정한 참고 가치가 있다.

출처: 최고인민법원 지식재산권법정

https://ipc.court.gov.cn/zh-cn/news/view-3811.html