吴昌教

由于数值范围的重复导致缺乏新创性的问题频频被指出。为了使修改后的权利要求具有新创性，往往采取规避与对比文件之间数值重复的部分。但是，本申请的说明书中缺少能够与对比文件的数值范围区分开的数值范围的端值时，修改后的权利要求书可能存在超范围的问题。

审查指南第二部分第八章5.2.3.3的（3）中规定了“放弃”的方式修改，这种修改方式是允许的。具体内容如下：

如果在原说明书和权利要求书中没有记载某特征的原数值范围的其他中间数值，而鉴于对比文件公开的内容影响发明的新颖性和创造性，或者鉴于当该特征取原数值范围的某部分时发明不可能实施，申请人采用具体“放弃”的方式，从上述原数值范围中排除该部分，使得要求保护的技术方案中的数值范围从整体上看来明显不包括该部分，由于这样的修改超出了原说明书和权利要求书记载的范围，因此除非申请人能够根据申请原始记载的内容证明该特征取被“放弃”的数值时，本发明不可能实施，或者该特征取经“放弃”后的数值时，本发明具有新颖性和创造性，否则这样的修改不能被允许。例如，要求保护的技术方案中某一数值范围为X1＝600～10000，对比文件公开的技术内容与该技术方案的区别仅在于其所述的数值范围为X2＝240～1500，因为X1与X2部分重叠，故该权利要求无新颖性。申请人采用具体“放弃”的方式对X1进行修改，排除X1中与X2相重叠的部分，即600～1500，将要求保护的技术方案中该数值范围修改为X1＞1500至X1＝10000。如果申请人不能根据原始记载的内容和现有技术证明本发明在X1＞1500至X1＝10000的数值范围相对于对比文件公开的X2＝240～1500具有创造性，也不能证明X1取600～1500时，本发明不能实施，则这样的修改不能被允许。

从该规定可知，如果采用“放弃”的方式修改，需要满足以下要求中的一个。第一要求是申请人能够根据申请原始记载的内容证明该特征取被“放弃”的数值时，本发明不可能实施；第二个要求是该特征取经“放弃”后的数值时，本发明具有新颖性和创造性。

通常情况下，第一要求中的本发明不可能实施的事项很难证明，因为本发明在申请时已经证明了相应数值范围内是可以实施。笔者认为，例如，在存在明显的笔误的情况下，本领域技术人员根据说明书的记载毫无意义地直接导出该数值范围下不可能实施，这种情况下或许可以采用“放弃”的方式进行修改。

采用“放弃”的方式修改的情形更多是第二要求的情形。笔者认为，第二要求的修改方式的难点在于如何根据本申请说明书中的内容和现有技术证明“放弃”后的数值的技术方案具有新创性。这里往往要考虑的一点是，既然对比文件公开了与本发明重复的范围，那么本领域技术人员根据需要，经过有限次实验会不会也能够得到没有重复的范围，因此对于本领域技术人员而言是不是容易做到的。笔者带着这种考虑，认为可以从对比文件的公开内容着手，寻找基于对比文件公开的内容（技术背景、目的、技术手段等）没有动机将数值范围调整为与本发明不重复的数值范围。如果能够寻找到这种证据，那么本发明与对比文件之间不重复的数值范围可能具有新创性。

以下参考一个案例。

本发明的权利要求1记载如下：

1．一种气溶胶生成物品，…

所述冷却段具有大于或等于10%至50%的孔隙率，…。

对比文件公开了冷却元件的孔隙度设置为50%至90%。

审查员指出本发明与对比文件之间在50%的数值重复，因此没有新创性。

对此，申请人将权利要求1修改为

1．一种气溶胶生成物品，…

所述冷却段具有大于或等于10%且小于50%的孔隙率，…。

申请人放弃了冷却段具有50%的孔隙率的范围，使得修改后的权利要求与对比文件之间不存在重复的数值范围。

在意见陈述书中还主张了对比文件的冷却元件的孔隙度设置为50%至90%，即具有较大范围的孔隙度，其目的是使孔隙更加大一些，使得主流烟的流动更加顺畅。

本发明是冷却段具有大于或等于10%且小于50%，具有较小范围的孔隙率。也就是说，本发明的孔隙率的数值不使所产生的气溶胶顺场地流动，而是使所产生的气溶胶能够更长时间停留在冷却段，以改善冷却效率。

本案例中，说明书中没有记载“冷却段具有大于或等于10%且小于50%的孔隙率”，而是记载了“冷却段具有大于或等于10%至50%的孔隙率”，因此，如果严格按照专利法第三十三条的规定，确实没有记载在原说明书中，但是根据审查指南的规定，采用“放弃”的方式修改，被审查员认可，并给予了授权。