作者：王雪

 

 

摘  要：处理国家知识产权局下发的审查意见通知书是专利代理师很重要的一项日常工作，准确解读审查员的审查意见尤其重要。作为专利代理师，应当对审查员的审查意见做出独立判断，向申请人转达的是经过专利代理师判断的审查意见，而不仅仅是审查员的意见。

    关键词：专利代理师解读审查意见独立判断

 

Making Correct Interpretation on Examination Opinions

WANG Xue

 (Foundin IP, Beijing 100080)

   Abstract: It should be a very important daily work for patent attorneys to handle various office actions issued by the Chinese National Intellectual Property Administration, and, especially, to correctly interpret opinions in the office action by examiners. A patent attorney should make her or his independent judgment on the opinions, and the report to be repaired and then forwarded to the applicant should be based at least on the independent judgement rather than solely on the opinions.

   Key words: patent attorney; interpret; opinions by examiners; independent judgment

 

引言

处理国家知识产权局下发的审查意见通知书是专利代理师很重要的一项日常工作，而准确解读审查意见是正确处理审查意见通知书的前提。作为专利法及其实施细则具体化的《专利审查指南》，其中对审查员形成审查意见的方式以及审查意见的内容做出了较为具体的规定，这样无疑有益于准确理解审查意见，然而随着专利审查实践的不断发展，审查意见通知书中的审查意见也相应地发生变化；此外，审查员个体对相关法律法规的把握存在差异，因而审查意见有时也不尽恰当准确。这样就要求专利代理师准确解读审查意见，从而能够针对审查意见向申请人提供准确适当的建议并帮助申请人准备合适的答复。

除了专利代理师自身、代理机构和代理行业对日常工作提出的有关职业道德的要求以及有关质量控制制度的约束能够有助于专利代理师准确解读审查意见以外，笔者也试图结合自己代理工作实践中的相关具体案例，对影响正确解读审查意见的几种“非正常”情况进行分析，希望能够为行业同仁的日常工作提供有益参考。

 

一、变化的审查意见

如上所述，随着专利审查实践的不断发展，审查意见通知书中的审查意见也相应地发生改变，对于类似缺陷，审查员可能采用不同于过往所采用的适用法条。

例如，对于这样的审查意见（“在后审查意见”）：“从属权利要求X对技术特征‘阀组件’作进一步限定，但在该从属权利要求所引用的权利要求中并不存在相应的引用基础，所以该从属权利要求并不是对引用的权利要求作进一步的限定，不符合专利法实施细则第二十条第三款的规定”。

而过去的审查意见（“在先审查意见”）可能是这样的：“权利要求X中记载了‘所述阀组件’，然而在此之前并未记载过‘阀组件’，因此‘所述阀组件’缺乏引用基础，导致该权利要求不清楚，不符合专利法第二十六条第四款的规定”。

显然，同样都是针对“在所引用的权利要求中不存在相应的引用基础（即，缺乏引用基础）”的问题，在后审查意见中，审查员倾向于适用专利法实施细则第二十条第三款而非专利法第二十六条第四款，因而提出了不同于以往的审查意见。

本文无意探寻审查意见发生上述变化的原因，仅想借此例来说明，在某些情况下，基于同样的事实认定，审查员可能适用不同的法律条款并因而在审查意见通知书中呈现不同的审查意见。对此，专利代理师应认真完整地阅读并理解审查意见，万不可仅通过“捕捉”审查意见中的关键词（例如本例中的“不存在相应的引用基础”），继而想当然地将其归类到自己过往所熟悉的经验范畴，从而误将涉及专利法实施细则第二十条第三款的审查意见当作涉及专利法第二十六条第四款的审查意见来处理，甚至因此向申请人转达错误的信息并做出“文不对题”的答复。

针对本例中在后审查意见中的涉及专利法实施细则第二十条第三款的审查意见，即使专利代理师最终对该权利要求进行的修改与解决在先审查意见中的涉及专利法第二十六条第四款的审查意见所进行的修改相同，但是在意见陈述书中仍旧要针对修改后的权利要求如何克服了审查意见所指出的问题从而符合专利法实施细则第二十条第三款来进行意见陈述，而不能“张冠李戴”，在意见陈述书中陈述修改后的权利要求符合专利法第二十六条第四款的规定。否则，该申请可能面临诸如“修改不符合专利法实施细则第五十一条第三款的规定，即不是针对通知书指出的缺陷进行的修改”之类的新的审查意见。

 

二、不恰当的审查意见

审查员难免会发出存在不适当审查意见的审查意见通知书，专利代理师应围绕具体案情，紧密结合专利法及其实施细则，尤其是审查指南中的相关具体规定，对审查意见是否恰当做出判断。

在笔者处理过的某发明专利申请的第一次审查意见通知书中存在这样的审查意见：

“关于超范围

权利要求X的附加技术特征为A，然而，原权利要求Y的附加技术特征为A和B，修改后的权利要求X删除了其中的部分特征，造成权利要求保护范围扩大，超出了原权利要求书和说明书记载的范围，不符合专利法第33条的规定。”

首先，对于上述审查意见中的“修改后的权利要求X删除了其中的部分特征，造成权利要求保护范围扩大”，专利代理师能够理解，如果删除了权利要求中的部分技术特征，那么这样的删除将导致权利要求保护范围扩大，单就这一部分表述而言，似乎没有问题；其次，单看上述审查意见中的“超出了原权利要求书和说明书记载的范围，不符合专利法第33条的规定”，也没有问题。

然而，将“修改后的权利要求X删除了其中的部分特征，造成权利要求保护范围扩大”与“超出了原权利要求书和说明书记载的范围”这两部分结合起来看，就可能存在问题。事实上，因删除权利要求中的部分技术特征而扩大的保护范围不一定必然超出原权利要求书和说明书记载的范围。

上述审查意见的载体是该发明专利申请的第一次审查意见通知书，那么其中提及的对权利要求的修改往往是申请人根据专利法实施细则第五十一条第一款的规定所提交的对权利要求的主动修改。经过确认，对本例所涉发明专利申请的权利要求书的修改确实是申请人在提出实质审查请求时对权利要求做出的主动修改。对于申请文件的主动修改，应适用专利法第三十三条的规定，也就是说，应当审查对发明专利申请文件的修改是否超出原说明书和权利要求书记载的范围。

而审查员之所以会发出“修改后的权利要求删除了其中的部分特征，造成权利要求保护范围扩大”这样的意见，想必是因为审查员混淆了对主动修改的审查标准与对“答复审查意见通知书时的修改”的审查标准。

与本例审查意见中的上述表述相近的表述“主动删除独立权利要求中的技术特征，扩大了该权利要求请求保护的范围”出现在《专利审查指南》第二部分第八章第5.2.1.3节中。具体地，根据《专利审查指南》第二部分第八章第5.2.1.3节的规定，“当出现下列情况时，即使修改的内容没有超出原说明书和权利要求书记载的范围，也不能被视为是针对通知书指出的缺陷进行的修改，因而不予接受。（1）主动删除独立权利要求中的技术特征，扩大了该权利要求请求保护的范围”。而在其他部分并未包含如此表述。

需要注意的是，《专利审查指南》第二部分第八章第5.2.1.3节的规定属于“答复审查意见通知书时的修改方式”，并且其中关于“主动删除权利要求中的技术特征而导致请求保护的范围”的规定仅针对独立权利要求。

反观本例所涉发明专利申请，由于审查意见所指出的权利要求X的修改是申请人对该权利要求做出的主动修改，因而应当不适用《专利审查指南》第二部分第八章第5.2.1.3节中关于“答复审查意见通知书时的修改方式”的相关规定。此外，所涉权利要求X也并非独立权利要求，就此而言，即使对该权利要求X的修改是答复审查意见通知书时的修改，也不属于《专利审查指南》第二部分第八章第5.2.1.3节中提到的不予接受的修改的上述第（1）种情况，因而也不适用其中的相关规定。

基于前述分析，经过对所涉专利申请文件进行研究后确定，审查意见中所提及的修改后的权利要求X所要求保护的技术方案并没有因为删除技术特征B而超出原权利要求书和说明书记载的范围，因而该修改是符合专利法第三十三条的规定的，不存在审查意见所指出的问题。由此，在向申请人转达该审查意见时提供了对该审查意见的评述并提出了恰当的答复建议。

另外，鉴于本例审查意见的提出有可能是因为审查员混淆了对相关规定的理解，因而在答复审查意见时附带澄清了该案权利要求书的修改为主动修改，不属于《专利审查指南》中有关答复审查意见通知书时不予接受的由于主动删除独立权利要求中的技术特征导致权利要求保护范围扩大的修改的情形。

在后续审查过程中，审查员接受了上述答复意见，并且该专利申请最终被授予了专利权。

 

三、错误的审查意见

除了以上列举的变化的和不恰当的审查意见以外，还可能出现错误的审查意见。

同样，在笔者处理过的某发明专利申请的审查意见通知书中，审查员指出，“本申请的权利要求1-11所请求保护的技术方案与同一申请人的具有同一优先权日、已授权且专利权尚未终止的中国实用新型专利（以下称“对比文件Y”）的权利要求1-11所保护的技术方案属于同样的发明创造，不符合专利法第九条第一款的规定”。对此，审查员还指出，“申请人可以通过选择：（1）撤回本申请、（2）放弃已授予实用新型专利、或者（3）修改本申请权利要求，以克服所指出的该缺陷”。

就本例所涉发明专利申请而言，经查阅案卷，笔者注意到，申请人于2012年6月22日向中国专利局提交了本发明专利申请，并要求了向欧洲专利局提交的申请日为2011年9月9日的专利申请（以下称“欧洲申请”）的优先权；另外，申请人还于2011年9月15日向中国专利局提交了一件实用新型专利申请（作为对比文件Y的实用新型专利的专利申请），也要求了该欧洲申请的优先权。可见，这两件中国专利申请具有相同的优先权日。此外，经过分析，这二者相应权利要求所要求保护的技术方案符合《专利审查指南》中有关判断专利法第九条中所提出的“同样的发明创造”的规定，属于同样的发明创造。

显然这两件中国专利申请并不具有相同的申请日，即，这两件中国专利申请并非同日向中国专利局递交，不属于《专利法》第九条第一款规定的例外情况：“但是，同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，先获得的实用新型专利权尚未终止，且申请人声明放弃该实用新型专利权的，可以授予发明专利权”。

此外，关于“同样的发明创造”的上述例外情况除了在《专利法》第九条第一款中进行了规定，还在《专利法实施细则》第四十一条第二款至第五款中做了进一步规定，其中在第二款中规定，“同一申请人在同日（指申请日）对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利的，应当在申请时分别说明对同样的发明创造已申请了另一专利；未做说明的，依照专利法第九条第一款关于同样的发明创造只能授予一项专利权的规定处理”。可见，此规定中，对于“同日”的条件进行了特别说明，即，该“同日”仅指申请日，而根据《专利法实施细则》第十一条第二款的规定，“本细则所称申请日，除另有规定的外，是指专利法第二十八条规定的申请日”，也就是说，《专利法》第九条中的“同日”指的是同一申请日，并非同一优先权日。

因此，审查员在审查意见通知书中指出的用以克服缺陷的第（2）项选择并不恰当，即，本例所涉发明专利申请不属于《专利法》第九条第一款中的例外情况，无法通过放弃已授予实用新型专利来克服不符合专利第九条第一款的缺陷。

对于本例所涉发明专利申请而言，根据《专利审查指南》第二部分第三章第6.2.2节的相关规定，“在对一件专利申请进行审查的过程中，对于同一申请人同日（指申请日，有优先权的指优先权日）就同样的发明创造提出的另一件专利申请已经被授予专利权，并且尚未授权的专利申请符合授予专利权的其他条件的，应当通知申请人进行修改”，因此正确的处理方式是，对本发明专利申请的权利要求进行修改、或者撤回本发明专利申请。

基于前述分析，在向申请人转达本例审查意见时，笔者向申请人提示了审查员提出的第（2）项选择是错误的，应仅考虑第（1）项和第（3）项选择。同时笔者与审查员进行了沟通，审查员承认因为两件申请具有相同优先权日使其误认为本案属于《专利法》第九条第一款规定的例外情况。

对于本例审查意见，申请人最终选择对所涉发明专利申请的权利要求进行修改，从而克服了相应缺陷，最终该发明专利申请被授予专利权。

试想，就本例所涉发明专利申请，如果按照常规处理“套路”放弃了在前取得的实用新型专利，该发明专利申请确实有可能在审查员没有认识到审查意见错误的情况下被授予发明专利权。然而，如果该发明专利在后续的专利权的无效宣告程序中被以“依照专利法第九条规定不能取得专利权”为由请求宣告该专利权无效，则申请人将面临“鸡飞蛋打”的窘境，当然，专利代理机构也必然因此失去申请人的信任。

 

以上，结合三个实际案例，笔者认为专利代理师作为专利申请的行政审查机关与申请人之间的“桥梁”，应当将自己的专业知识和职业精神贯彻在每一件具体专利申请案件的每一个具体工作中，例如对于解读审查意见这样的具体工作，应当对审查意见中的适用法条（意见类型）和事实依据（具体案情）进行认真研究，充分解读审查员的审查意见，以独立的专业理解判断审查意见是否恰当正确，为处理好审查意见通知书打下基础。此外，专利代理师还可以在日常工作中通过上述“意见—适用—事实—判断”闭环不断迭代和优化自己的专业能力，无限接近合格专利代理师的职业要求。